Претензионный суд так описывает сложность понимания сущности научной инновации, изложенной в словах и тексте:

чИ**'

лИзобретение существует в первую очередь как осязаемый объ­ект или набор изображений. Вербальное описание обычно явля­ется вторичным и создается для удовлетворения требованиям патентного законодательства. Перевод механизма в слова мо­жет стать причиной пропусков логических звеньев, которые не могут быть удовлетворительно заполнены. Часто изобре­тение является новаторским, и для его описания просто не су­ществует соответствующих слов. Словарь не всегда успевает за изобретателем. Он просто не может. Не вещи существуют для слов, а слова для вещей»1'

Ключевая работа по конвертации слов в механизмы ради пони­мания, действительно ли они являются достаточно новаторскими и заслуживают ли патента, ложится на плечи экспертов.

Томас Джефферсон создал систему патентной экспертизы в США в 1791 г.20 Через два года необходимость совмещать управление Бюро патентов с противостоянием Гамильтону в вопросах о по-

давлении волнений из-за налога на виски и о разумности учреж­дения национального банка в дополнение к попыткам принять чью-нибудь сторону во Французской революции подсказала Джеф­ферсону мысль о переходе па регистрационную систему21. Однако с целью улучшения качества патентов бюро вернулось к экспер­тизам и изучению известного уровня техники в 1836 г. С тех пор ничего не менялось.

Сегодня после проверки патентной заявки на полноту USPTO направляет ее, основываясь па тематике (производство, компью­терные технологии, фармацевтика и т. д.), эксперту в одно из под­разделений, например в ТЦ-2І00 Джека Харви. В обязанности эксперта входят принятие решения о выдаче патента (по причине новизны и неочевидности) и, если патент выдан, четкое и ясное объяснение границ получаемой заявителем монополии. В первую

очередь эксперт должен прочитать и попять запутанный текст за­явки, чтобы определить релевантные предшествующие изобрете­ния. Она должен изучить предшественников — известный уровень

техники, — чтобы сравнить предложения, выдвинутые в заявке, л#4®' с тем, что существовало раньше, и определить (с позиции человека, специализирующегося в этой отрасли науки и техники), действи­тельно ли изобретение является новым, неочевидным и ясно из­ложенным*

Утверждения излагаются компактно, в одном абзаце, описывают пределы изобретения и определяют масштаб искомого патента.

Хотя патентная заявка также содержит объяснение преимуществ изобретения, описание возможного практического применения и иллюстрации, именно утверждения имеют основополагающее значение. И они редко раскрывают свои секреты с первого взгляда. Например, патент 2004 г. «Настольная игра “Судебный иск”» опи­сывает изобретение как «обучающую, основанную на реальных за­конах игру и способ игры, использующий карту с клетками, по ко­торым ходят игроки. На клетках игроки видят подсказки о том, должны ли они возбудить воображаемый иск или действовать в соответствии с воображаемыми обстоятельствами, связанными с юридической профессией»22.

Однако эксперт должен проанализировать утверждения патент­ной заявки, первое из которых гласит:

«Способ игры в обучающую, основанную на юридической про­фессии настольную игру для множества игроков, включает: игровую карту с последовательностью клеток, на которые каждый игрок может поместить фишку, где клетки вклю­чают первое множество клетоксообщающих, что игрок дол­жен возбудить воображаемый иск, и второе множество клеток, сообщающих, как игрок должен действовать в соответствии с воображаемыми обстоятельствами, связанными с юридиче­ской профессиейj причем второе множество клеток включает хотя бы одну клетку, связанную с воображаемыми обстоятель­ствами, требующими от игрока знания хотя бы одной вооб­ражаемой юридической профессии, воображаемой юридической подготовки и воображаемого права заниматься юридической деятельностью; фонд игровых денег; набор карт с судебными исками, каждая из которых содержит сценарий судебного иска, включая фактические обстоятельства дела и позитивный или негативный финансовый исход; количество клеток на игровой карте, на которое должен продвинуться игрок за ход, чтобы поместить свою фишку, определяется случайным образом; игрок, попадающий на одну из клеток первого множества, берет карту судебного иска и согласно ее предписаниям должен либо выплатить сумму в фонд игровых денег в случае негативного результата взятой карты судебного иска, либо получить сумму из фонда игровых денег в случае позитивного результата взятой карты судебного иска».

Работая с таким непроходимым многословием (и это только первая часть первого утверждения), эксперт должен определить и сравнить релевантные прецеденты, включая ранее изобретенные настольные игры и игры, связанные с юридической тематикой, та­кие как «Настольная игра в профессиональные злоупотребления», запатентованная в 1978 г., чтобы решить, заслуживает ли заявка выдачи патента2".

Или возьмем другой пример. За $49,95 любой может приобрести Big Daddy Driver — клюшку для гольфа, совмещенную с газоноко­силкой. (Даже Опра Уинфри рекомендует ее.) Но хотя среднему потребителю суть продукта может быть сразу понятна, обязанность

эксперта — проанализировать шестнадцать специально составлен­ных патентных утверждений, которые начинаются так:

«Косящая траву клюшка для гольфа, включающая: рукоятку, оканчивающуюся крюком клюшкигде крюк клюшки — это полая часть с отверстием книзу; источник питания, находя­щийся в крюке клюшки или рукоятке; двигатель,, находящийся внутри полой части и соединенный с источником питания; при­водной вал, продолжающийся от двигателя вниз через отвер­стие и заканчивающийся узлом; и режущие плоскости, выходя­щие из узла»24.

Перед тем как выписать патент, эксперт, возможно, должен бу­дет изучить 27 677 патентов на аксессуары для гольфа, выпущенных с 1976 г. (и более ранние, если необходимо), сравнивая утвержде­ния с их аналогами, — и все это в течение нескольких часов.

Как постановил в 1S92 г. Верховный суд, «спецификация и ут­верждения патента... представляют собой один из самых сложных. г**4®' юридических инструментов,, которые следует составлять тща­тельно»25. Разница между двумя словами в патентной заявке мо­жет оказаться разницей между спорным и бесспорным патентами.

В деле Seamed Inc. против Richard-Allan Medical Industries решение о нарушении патента на аппарат для сшивания кожи (хирургиче­ский степлер) — и потенциально о миллионах долларов ущерба — зависело от значения слова «на» в том фрагменте утверждения, где говорится о конкретном месте применения степлера; ключевым оказался вопрос, означает ли слово «па» физический контакт или близкое расположение к рабочей поверхности степлера26.

Сталкиваясь с утверждениями, зачастую не поддающимися по­ниманию, эксперт должен, в определенном смысле, доказать не­доказуемое: что за всю историю в мире не было другого изобре­тателя с таким же изобретением. Как пи стара и очевидна сама задача, по найти и даже понять, где искать информацию по из­вестному уровню техники, позволяющую признать изобретение недействительным, достаточно сложно. Вспомните судебный про­цесс по BlackBerry, одной из самых востребованных и широкоис­пользуемых сегодня технологий. Держатель патента компания NTP

утверждала, что компания Research in Motion (RIM), производитель BlackBerry, нарушила патенты NTP па передачу электронной по­чты по радиочастотам* R1M потребовала от Бюро патентов пере­смотреть эти патенты, предоставив весомые факты по известному уровню техники* Эти документы содержали проект мобильной сети для передачи данных, являвшийся частью технической инструкции норвежской телефонной компании, которую можно было обнару­жить только в норвежской библиотеке. Инструкция датировалась 1986 г. Изобретение истца датировалось 1991 г. Едва ли стоит удив­ляться, что патентному эксперту ранее не удалось найти этот до­кумент и,., последовал судебный иск27.

Если у R1M был мощный стимул прочесать весь мир в поисках документов по известному уровню техники, то заявители патен­тов, напротив, далеко не всегда помогают экспертам в их поиске* Например, заявка Microsoft «Офлайновая экономия для цифровых средств информации», одна из первых заявок, ставших доступ­ными для общественного рецензирования па Peer-to-Patent, содер­жит 22 коротких утверждения, по ни одной ссылки или цитаты23* В случае с Microsoft в этом нет ничего необычного. В полученной путем случайного отбора подборке заявок, составленной USPTO в 2005 г., 3500 документов из примерно 12 000 не имели вообще ни­каких ссылок, а еще 2000 цитировали три источника или меньше. По оценке главного юрисконсульта USPTO Джеймса іупипа, более 50% новых патентных заявок либо не имеют отсылок к известному уровню техники, либо цитируют так много источников (более двад­цати), что прочесть их все просто невозможно29.

И вот почему так происходит. По закону эксперт в первую оче­редь должен установить, не является ли изобретение очевидным, а значит, непатентоспособным. В помощь ему дан Кодекс феде­ральных постановлений США, который накладывает на заявителя «обязанность быть откровенным и добросовестным в отношениях с бюро, включая обязанность по раскрытию всей известной ему информации, которая может иметь отношение к патентоспособ­ности»30. Впрочем, это положение не обязывает заявителей активно раскрывать известный им уровень техники. На деле многие юристы советуют клиентам избегать изучения исторического контекста своих изобретений, чтобы не иметь информации, которую от них

могут затребовать, что потенциально может нанести вред их ипте - ресам в получении широкого патента. В интересах своих клиентов адвокаты тоже не склонны собирать эти данные, потому что от них могут потребовать раскрыть информацию, которая может быть использована для атаки на конкурентов в будущих делах. Но, даже действуя со всей доброй волей, заявитель может просто не знать всех изобретений в данной области.

В 1999 г. конгресс внес поправку в Закон о патентах, обязыва­ющую публиковать большинство заявок по истечении 18 месяцев и позволяющую третьим лицам предоставлять после этого содер­жащиеся в них данные по известному уровню техники без ссылок, комментариев или объяснений31. В случае предоставления такой информации положено заплатить сбор в размере $ ISO3-, Однако конкуренты, являющиеся единственными вероятными носите­лями информации о публикации патента и желающие выплатить эту сумму, впоследствии могут быть вынуждены покрыть ущерб

в тройном размере, если выяснится, что они намеренно нарушили

полученный патент33. Стороннее свидетельство станет уликой того, что они уже знали о патенте, когда оп был подан. Поэтому неуди­вительно, что в 2007 г. Бюро патентов получило только 112 таких сторонних заявлений, содержащих 600 документов по известному уровню техники34. На данный момент пет сведений, был ли хоть один из них использован. Эксперты обязаны читать эти заявления, но время, за которое они должны это сделать, не регламентировано.

Таким образом, патентные эксперты практически одиноки. По действующему закону предполагается, что они достаточно под­кованы в теории для выявления известного уровня техники. Однако они не могут пи задать вопрос в блоге или позвонить университет­скому специалисту по компьютерным наукам или деловому адми­нистрированию, чтобы обсудить заявку и значение ее утвержде­ний35! В Законе о патентах конгресс постановил, что USPTO должно так проводить свои процедуры, чтобы избежать «возражений или... опротестований до публикации»36. Фактически все, чем вынужден руководствоваться эксперт, это базы данных USPTO, где можно ис­кать выданные, опубликованные и ожидающие своей очереди па­тентные документы; эти базы данных известны как East, West и Plus. East (examiner’s automated search tool — автоматизированный no-

исковый механизм эксперта}, клиентская программа под Windows, и West (web examiner's search tool — сетевой поисковый механизм эксперта), имеющий интерфейс под браузер, — механизмы для по­иска истекших и действующих патентов, опубликованных патент­ных заявок и литературы, цитируемой в этих патентных докумен­тах. По сути West — это интернет-версия East. A Plus — поисковая система запросов по образцу, работающая с патентами США, вы­данными с 1971 г. Она должна формировать списки патентов, наи­более близких рассматриваемой заявке37. Когда в начале 1990-х эти базы данных были введены в обращение, Национальная ассоциация исследователей интеллектуальной собственности подала два иска с требованием остановить уничтожение бумажных документов, утверждая, что цельность патентных файлов сомнительна, а базы данных не являются полными^.

USPTO использует и другие базы данных, не связанные с па­тентами, но, перефразируя известную басню об оксфордском про­фессоре, USPTO «знает все о чем-то конкретном и ничего обо всем

иных

не являются исчерпывающими источниками знании о состоянии науки и техники, Джон Долл, патентный комиссар, утверждает, что «мы располагаем всем необходимым; у нас есть поисковые системы, обеспечивающие информацией о текущем состоянии на­уки и техники»40. Однако недостатки очевидны. Даже Долл при­знает, что хотя бюро ежегодно и тратит $60 млн на доступ к базе данных, эксперты должны пользоваться другими базами данных для поиска информации и другими поисковыми методиками без обязательной привязки к датам для выяснения, предшествует ли источник патентной заявке41. Так что в условиях ограниченного времени эксперту чрезвычайно сложно вести поиск по каждому документу.

Более широкий поиск по научной литературе не ведется. Со­гласно недавнему исследованию ссылок, представленных изобрета­телями или найденных экспертами в 502 687 патентах, выяснилось, что 41% ссылок на патенты США исходит от экспертов, по ссылок на незапатентованный известный уровень техники они нашли всего 10%. Согласно исследованию, такая разница может объяс-

няться результатом недостаточных возможностей поиска по из­вестному уровню техники, не зафиксированному в патентах США42.

«Количество жалоб растет по мере того, как компьютер выдает все больше и больше ссылок на журналы, недоступные бюро. — сказано в Patent Office Professional Association Newsletter43. — Среднее время возврата при межбиблиотечном обмене составляет четыре дня, а лишь в трех случаях из 1S00 книги вернули через 60 дней». Исследование 1989 г. показало, что по межбиблиотечному обмену было заказано более 1000 журналов, из них 275 как минимум пять раз. USPTO решило приобрести копии этих 275 журналов в формате микрофильмов и подписаться па бумажные версии, «если частные компании дадут на это деньги». В конце 1990-х профсоюз экспер­тов все еще вел переговоры о включении в рабочие часы времени, необходимого па поход в библиотеку. Руководство выделило две минуты на поход туда и обратно, причем максимум затрачиваемого на это времени не должен превышать 13 часов в год.

Патентные эксперты на собственном опыте знают, как трудно вести адекватные изыскания44. В то время как 89% экспертов, ^0^’ опрошенных в 2006 г., и 91% опрошенных в 2002-м выразили уверенность в важности своей работы, только около 40% были удовлетворены получаемой ими подготовкой в области методики информационного поиска45. Хотя компьютеризация и электрон­ное Хранение документов облегчают выполнение некоторых за­дач, связанных с поиском документов, необходимость получения информации в короткие сроки до сих пор является самой острой проблемой. И в редком выпуске Patent Office Professionai Association Newsletter пет статьи с упоминанием о недостатке системы авто­матизации USPTO. Жалобы варьируют от обеспокоенности вли­янием на здоровье радиации, получаемой в результате слишком продолжительного использования компьютера, до соображений о неадекватности поисковых ресурсов. Согласно статьям, «то, чем мы здесь располагаем, это коммуникативная неудача: грапдиоз-

пая система патентной экспертизы устанавливается специалистами по автоматизации, которые, похоже, отфутболивают информацию подальше от тех, для кого система вроде бы и создавалась..* сводя шансы па создание программы, которая соответствовала бы нашим потребностям, к минимуму»4*.

Это не кино, где героиня может спастись, отказавшись спу­скаться по темной лестнице и включив свет, — проблему нехватки информации не решить, например, подпиской па большее число журналов. Многие виды информации сложно найти даже с помо­щью лучших поисковых механизмов. Физики не публикуют в жур­налах материалы, которые могут опубликовать в Arxiv, онлайновом хранилище, содержащем 500 000 препринтов статей47. А в некото­рых областях знаний вообще не принято публиковаться пи в онлай­новых, пи в офлайновых изданиях. Например, компьютерные науки не разделяют универсальной академической культуры публикаций, И практики, и теоретики программирования публикуют свои репо­зитории компьютерных кодов в Сети, обычно в неипдексируемом, ^задокументированном и открытом виде, предоставляя доступ к коду другим программистам, знакомым с проблемой, что сильно мешает экспертам в поиске материалов и их цитировании48.

Во многих дисциплинах уходят годы па публикацию научных открытий в журналах. Изобретения, относящиеся к передовым ис­следованиям, скорее будут обсуждаться возле кулера в Microsoft или Genentech либо на вечеринке студентов-выпускников, чем в академическом журнале. Многие изобретения, которые могут оказаться релевантными для определения новизны и неочевидно­сти, часто вообще ^задокументированы. Если некоторые програм­мисты приветствуют комментирование своих кодов, то для многих важно просто увидеть, что их коды работают, — они не ведут учет и не создают базу знаний патентной информации. Рост популяр­ности программ с открытым кодом, лицензированных для воспро­изведения и передачи, сделал известный уровень техники в этой области намного более доступным для публики, но усложнил задачу USPTO. Как пишет Кристофер Вонг, проект-менеджер Peer-to-Patent: «Эксперт вряд ли владеет информацией об открытых или закрытых исходных кодах, продуктах, процессах, сайтах и предшествующих публикациях, с которыми члены сетевого сообщества обычно зна­комы по своему опыту»49,

Приходит ли па помощь Интернет? Мировая библиотека сегодня всегда под рукой. Ее предоставляет пам Google. Но экспертам, вклю­чая группу Джека Харви, по-прежнему не разрешается пользоваться Интернетом. Бюро патентов опасается, что при открытом интер-

нет-поиске может быть нарушена приватность и секретность изо­бретений50. Поисковые запросы эксперта, если их отследить, могут раскрыть слишком много информации об изобретении, сведения о котором не должны быть опубликованы до истечения 18 меся­цев со дня выдачи патента. И даже если использовать технологии анонимного поиска (USPTO в настоящее время рассматривает такие возможности), они не решат проблему, связанную с неупо­рядоченной, плохо организованной и не поддающейся поиску на­учной информацией. Вот почему эксперты, часто втайне, являются основными пользователями Wayback Machine — интернет-архива и некоммерческого поисковика, предоставляющего возможность поиска по архивам Интернета51. Но, хотя это и превосходный ре­сурс, Wayback Machine пока еще несовершенен и нестабилен.

Раньше в USPTO подумывали о передаче поиска частным фир­мам на аутсорсинг, т. е. хотели платить другим за нахождение информации52. Но, как с готовностью подтвердят эксперты, этот процесс трудно автоматизировать, да и нелегко выполнять поиск тем, кто не умеет интерпретировать патентные утверждения. Это не вопрос поиска ключевых слов в релевантных научных публика­

циях, а вопрос понимания, что релевантно, а что пет.